MIAMI, Estados Unidos ― La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos rechazó este martes el recurso de Bacardí contra la renovación del registro federal de la marca Havana Club a favor de Cubaexport, una empresa estatal cubana, y confirmó que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos actuó dentro de sus facultades al aprobarla en 2016.
El panel de tres jueces ratificó de manera unánime la sentencia dictada en marzo de 2025 por la jueza federal Leonie Brinkema, del Distrito Este de Virginia.
La controversia examinada por el tribunal se centró en el pago presentado por Cubaexport en diciembre de 2005 para renovar la inscripción. Aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) había rechazado inicialmente autorizar la operación, una licencia expedida en 2016 validó de forma retroactiva aquella transferencia.
“La licencia de la OFAC despejó la niebla, al eliminar el obstáculo legal que había impedido que la transferencia de 2005 contara como pago. Lo que parecía incompleto en 2006 era, para 2016, oportuno y efectivo”, concluyó el tribunal.
Bacardí sostenía que la Oficina de Patentes y Marcas había excedido su autoridad legal al renovar una inscripción que, en opinión de la compañía, había expirado una década antes. También acusó a la agencia de actuar de manera arbitraria y caprichosa al aceptar en 2016 una solicitud cuyo plazo original vencía en 2006.
La corte descartó ambos argumentos. Según la sentencia, la licencia de la OFAC identificó expresamente la solicitud presentada por Cubaexport el 14 de diciembre de 2005 y el pago asociado a ella, por lo que cumplió los requisitos reglamentarios para validar una transacción realizada antes de la expedición de la autorización.
Los magistrados determinaron además que la decisión administrativa definitiva que debían revisar no era la negativa emitida por un examinador en 2006, sino la resolución del director de la Oficina de Patentes y Marcas en 2016. Para entonces, la licencia había otorgado al pago de 2005 el mismo efecto jurídico que habría tenido si no existieran las restricciones del embargo estadounidense.
El hecho de que la agencia devolviera inicialmente los fondos tampoco anuló el pago, sostuvo el tribunal. La Ley Lanham exige que el titular presente la solicitud y entregue las tarifas dentro del periodo establecido, pero no lo responsabiliza por la aceptación posterior del dinero por parte de la agencia.
La corte también rechazó la alegación de Bacardí de que la Oficina de Patentes y Marcas no explicó adecuadamente la demora de aproximadamente 10 años. La opinión señaló que una parte sustancial del expediente estuvo suspendida mientras Cubaexport litigaba contra la OFAC y concluyó que Bacardí no impugnó oportunamente el tiempo empleado por la agencia para resolver el caso.
El fallo mantiene la validez de la renovación concedida a la Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios, conocida como Cubaexport, pero no resuelve definitivamente el conflicto más amplio sobre la propiedad y el uso de Havana Club en Estados Unidos.
La propia sentencia recuerda que permanece pendiente una demanda separada presentada por Bacardí en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia para cancelar el registro de Cubaexport. Ese proceso se inició después de que la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas rechazara en 2004 una petición de la compañía.
La disputa se remonta a la confiscación de la empresa José Arechabala S.A., creadora del ron Havana Club. El poder judicial estadounidense ha reconocido que el Gobierno cubano confiscó y expropió sin compensación los activos de Arechabala durante la Revolución.
Una vez vencido el registro estadounidense que había pertenecido a la compañía, en 1976, Cubaexport inscribió Havana Club a su nombre (renovó la marca en 1986 y 1996). En los años 90, los propietarios de Arechabala vendieron a Bacardí los intereses que conservaban sobre la denominación.
Bacardí comenzó posteriormente a comercializar en Estados Unidos una versión de Havana Club producida en Puerto Rico. Cubaexport y la compañía francesa Pernod Ricard, por su parte, distribuyen el ron elaborado en Cuba en mercados internacionales, pero las restricciones estadounidenses han impedido su venta en Estados Unidos.
La renovación de Cubaexport enfrentó un nuevo obstáculo después de que el Congreso aprobara en 1998 la llamada Sección 211, que obligó a determinadas entidades cubanas a obtener una licencia específica de la OFAC para realizar operaciones vinculadas con marcas comerciales.
Cubaexport presentó en diciembre de 2005 su documentación de renovación y transfirió las tarifas requeridas, pero todavía no disponía de esa licencia. Tras la negativa de la OFAC, un examinador de la Oficina de Patentes y Marcas rechazó la renovación en agosto de 2006 y devolvió el dinero.
La entidad cubana impugnó ambas decisiones. Su demanda contra el Departamento del Tesoro fue desestimada definitivamente después de que una corte de apelaciones fallara en su contra en 2011 y la Corte Suprema rehusara revisar el caso en 2012.
En noviembre de 2015, durante el acercamiento diplomático entre Washington y La Habana impulsado por la Administración de Barack Obama, Cubaexport presentó una nueva solicitud ante la OFAC. La oficina concedió la licencia en enero de 2016 y autorizó expresamente las operaciones relacionadas con la petición y el pago de diciembre de 2005.
La Oficina de Patentes y Marcas consideró entonces que el pago había sido válido desde la fecha original y aceptó la renovación. Bacardí demandó a la agencia en 2021 bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
Un juez federal desestimó inicialmente el caso en 2022 por razones jurisdiccionales, pero el Cuarto Circuito lo reabrió en junio de 2024 y ordenó examinar los argumentos de fondo. La jueza Brinkema volvió a fallar en contra de Bacardí en 2025. La compañía apeló nuevamente, lo que condujo a la decisión de este martes.
Reuters informó que Bacardí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un abogado de Cubaexport y un portavoz de la Oficina de Patentes y Marcas declinaron pronunciarse, mientras Pernod Ricard tampoco ofreció una reacción inmediata.
La situación de la marca volverá a cambiar en las próximas semanas. Pernod Ricard indicó en su informe financiero semestral publicado en febrero que el registro vigente de Cubaexport expira en julio de 2026.
